Q. 저희 회사가 관련 특허권 보유업체인 A사와 특허라이센스를 체결하려고 준비중인데 라이센스의 종류나 계약시 유의점을 알고 싶습니다.

A. 라이센스 계약은 특허법에서는 실시권이라고 칭하며 이는 특허권자의 의사에 의해서 특허권자가 아닌 제3자에게 특허발명을 업으로서 실시할 수 있도록 부여된 권리입니다.

우선, 실시권에는 실시권자만이 특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 전용실시권과 특허발명을 실시할 수 있는 권리만을 가지고 독점배타권이 없는 통상 실시권이 있습니다.

전용실시권의 경우 독점배타권이 발생하므로 계약내용의 범위 내에서는 특허권자도 특허발명을 실시할 수 없으며 제 3자가 특허권을 침해하는 경우 특허권자 외에 전용실시권자도 민형사상으로 침해 구제를 받을 수 있습니다. 실시권을 체결할 경우에는 기간, 대가, 지역 및 실시의 범위를 기재하여야 합니다.

여기서 대가는 무상이어도 무방하고 지역은 국내, 경기도 등으로 한정할 수 있고 실시의 경우 특허발명의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 중에서 어느 하나 이상을 한정할 수도 있고 상기 실시내용 전부에 대해서 실시권을 허여할 수도 있습니다.

또한 특허권의 특허청구범위 중 일부항에 대한 실시로 제한하는 실시내용의 범위를 정하는 것도 가능합니다.

실시권 계약의 효력이 발생하려면 특허청에 실시권 설정등록을 해서 특허원부에 실시권 계약에 관련된 사항이 게시되어야 합니다. 따라서 실시권 계약을 체결하더라도 특허청에 설정등록이 되어있지 않으면 실시권이 발생하지 않으므로 반드시 설정등록을 하셔야 합니다.

실시권의 소멸도 특허청에 등록하여야 효력이 발생하므로 실시권 소멸시 반드시 특허청에 등록을 해야만 하며, 설정등록 및 소멸등록 시 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 합니다.

간혹 실시권에 대한 대가를 전액 받지 않고 계약금만 받은 상태에서 전용실시권 허락서를 작성해주고 설정등록을 한 후 중도금 및 잔금을 지급하지 않는 사례가 가끔 있으며, 이 경우 실시권 소멸 등록 시 실시권자가 동의를 안해주어 법원에서 판결문을 받은 후 실시권 소멸을 하는 경우가 발생할 수 있으므로 특허권자의 입장에서는 반드시 대가 전부를 받은 후 실시권 설정 계약서에 날인을 하는 것이 바람직합니다.

/박준영 특허법인 태동 대표 변리사